Позовна ASOS, ч. 4: Торговельна марка Відповідача схожа з добре відомою ТМ ASOS

Торговельна марка аsos  за свідоцтвом України № 173136 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS , яка належить Позивачу.

Як було зазначено вище, Позивач є власником добре відомої в Україні станом щонайменше на 29 січня 2013 р. торговельної марки АSOS.

Позивач зазначає, що при реєстрації торговельної марки АSOS за свідоцтвом України № 173136 для послуг 40 класу МКТП Відповідач 1 не звернув уваги на те, що  дане позначення є тотожним з добре відомою в Україні торговельною маркою АSOS Позивача, в зв’язку з чим в порушення вимог статей 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 p., абз. З п. З ст. 6, п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки видав спірне свідоцтво України № 173136.

Так, порядок визначення схожості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг, регулюється Правилами. В силу абз. З п. 4.3.2.4., 4.3.2.9. Правил "позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів ”, «Позначення, заявлене як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна».

Визначення схожості словесних позначень, якими власне є позначення аsos  та АSOS врегульовано п. 4.3.2.6. Правил, в силу якого “словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними позначеннями. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна  (візуальна) та смислова (семантична) схожість».

Однак, Відповідач 1 в порушення наведених пунктів 4.3.2.4.-4.3.2.6. Правил не  звернув уваги, що спірна торговельна марка аsos  за Свідоцтвом України № 173136, видана Відповідачу 2 є тотожною з належною Позивачу добре відомою в Україні торговельною маркою АSOS, в зв’язку з чим на вказану спірну торговельну марку поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., абз. 3 п.  3 ст. 6, п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки, що підтверджується наступним.

При визначенні ступеня схожості зазначених позначень згідно вимог абз. 3 п. 4.3.2.4.

Правил слід визначити, чи асоціюються позначення аsos за свідоцтвом України № 173136 в цілому з добре відомою в Україні торговельною маркою АSOS. Для цього, відповідно до вимог п. 4.3.2.6. Правил необхідно порівнявши вказані позначення за звуковим (фонетичним), графічним (візуальним) та смисловим (семантичним) критеріями.

Порівняння позначень аsos та АSOS за звуковою (фонетичною) схожістю

............................

Результати порівняння даних позначень за звуковим (фонетичним) критерієм викладено у нижченаведеній таблиці.

            ........................

Наведене у таблиці порівняння дає змогу дійти висновку, що згідно п. 4.З.2.6. Правил позначення аsos свідоцтвом України № 173136 та добре відома торговельна марка АSOS є тотожними за звуковою (фонетичною) схожістю.

           .............................

Порівняння позначень аsos та АSOS за графічною (візуальною) схожістю

Результати порівняння графічних ознак досліджуваних позначень викладено у нижченаведеній таблиці.

 ..........................

Таким чином, наведене у таблиці порівняння дає змогу дійти висновку, , що згідно п. 4.З.2.6. Правил позначення аsos свідоцтвом України № 173136 та добре відома торговельна марка АSOS є тотожними за графічною (візуальною) схожістю.

Порівняння позначень аsos та АSOS за смисловою (семантичною) схожістю

 ..................................

При порівнянні смислових (семантичних) особливостей позначення аsos за свідоцтвом України № 173136 та добре відомої в Україні торговельної марки АSOS необхідно, перш за все, дослідити, який смисл можуть нести для пересічного споживача в Україні звукосполучення, які символізуються латиницею у вигляді слів аsos та  ASOS . При цьому очевидно, що переважна більшість українських споживачів буде визначати смислове значення вказаного словосполучення за транслітерацією букв з англійського алфавіту на український як «АСОС» і пов’язуючи його з назвою мультибрендового магазину модного одягу та аксесуарів, широко відомого у Європі та всьому світові. Саме такі посилання з’являються під час проведення пошуку слова «АСОС» у пошуковій мережі «Google» у мережі Інтернет (Додаток № 10). Таким чином, смислове значення слів «АСОС» для споживачів в Україні с також однаковим.

Наведене дає змогу дійти висновку, що торговельна марка аsos за свідоцтвом України № 173136 є тотожною з добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

Окрім викладеного, в силу положень п. 4 ст. 25 Закону про товарні знаки правова охорона добре відомої в Україні торговельної марки ASOS поширюється як на споріднені з товарами та послугами 03, 18, 25, 35 класів МКТП, так і на неспоріднені з ними послуги 40 МКТП. Факт можливості завдання Відповідачем 2 шкоди інтересам Позивача підтверджується неналежним використанням торговельної марки asos за свідоцтвом України № 173136, зареєстрованої для інших послуг 40 класу МКТП, на сайті asos.ua щодо пропонування до продажу брендового одягу всесвітньо відомих торговельних марок «PRADA», «DOLCHE&GABANA», «Bershka», «TIFFANY&CO.», «NIKE», «MANGO», «BURBERRY», «ADIDAS», «Calvin Klein», «ARMANI JEANS», «BOSS», «ECCO», тобто, для товарів і послуг 18, 25, 35 класів МКТП, відносно яких Відповідач 2 не має правової охорони і які прямо відносяться до добре відомої торговельної марки ASOS і предмету діяльності компанії Позивача.

Таким чином, торговельна марка за asos свідоцтвом України № 173136 с тотожною з добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS. А отже, на торговельну марку asos за свідоцтвом України № 173136 поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони і визнання відповідного свідоцтва недійсним повністю у судовому порядку, що встановлені статтями ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції, абз. 3 п. 3 ст. 6, підп. «а» п. 1 ст. 19, ст. 25 Закону про товарні знаки.

Наведене дає змогу дійти висновку, що свідоцтво України № 173136 на торговельну марку            asos має бути визнано судом недійсним повністю на підставі невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони та порушенням прав Позивача (підпункти «а», «в» п. 1 ст. 19 Закону про товарні знаки) і як це прямо передбачено статтями 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції.

1.3.      Торговельна марка asos за свідоцтвом України № 173136 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послугу, породжуючи асоціацію з добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS, яка належить Позивачу, і компанією Позивача. 

Окрім викладеного, Позивач переконаний, що саме у процесі використання зареєстрована на ім’я Відповідача 2 торговельна марка  за asos свідоцтвом України № 173136 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послугу, породжуючи асоціацію саме з добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS , яка належить Позивачу, і компанією Позивача.

Так, згідно п. 4.3.1.9. Правил "до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності". Відповідно до п. «В» ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності «Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными ...если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность».

Загроза введення в оману споживачів стосовно виробника товарів або надавача послуг існує тоді, коли для однорідних або споріднених товарів чи послуг використовуються торговельні марки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Змішування може виникати при умові використання схожих настільки, що їх можна сплутати, торговельних марок на одному секторі ринку для однорідних або споріднених товарів чи послуг різними особами. Це випливає із самого поняття знака для товарів і послуг, закріпленого у статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого «знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб». Таким чином, один з критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на тотожності або схожості знаків для товарів і послуг, що порівнюються.

Враховуючи те, що торговельна марка asos за свідоцтвом України №173136 є тотожною з добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS, можна стверджувати, що торговельна марка за свідоцтвом України № 173136 є також такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

Тим більше, враховуючи добру відомість і торговельної марки ASOS, і комерційного (фірмового) найменування ASOS компанії Позивача, відомість діяльності компанії Позивача як на світовому, так і на українському ринку, активне використання добре відомої і раніше зареєстрованої торговельної марки ASOS за свідоцтвом України № 144878 від 26 вересня 2011 р. (Додаток № 12) саме для товарів і послуг 03, 18, 25, 35 класів МКТП використання тотожної торговельної марки asos Відповідача 2 за оскаржуваним Свідоцтвом України № 173136 від 10 липня 2013 р. для тих же самих товарів і послуг 03, 18, 25, 35 класів МКТП або для послуг 40 класу МКТП на сайті asos.ua може ввести споживачів та громадськість в оману.

Таким чином, реєстрація на своє ім’я та подальше використання Відповідачем 2 тотожної торговельної марки за свідоцтвом України № 173136 не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, породжуючи асоціацію з Позивачем і належною йому добре відомою в Україні торговельною маркою ASOS. А отже, торговельна марка Відповідача 2 за спірним свідоцтвом України № 173136 є такою, що може ввести в   оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, і, таким чином, не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 5 Закону про товарні знаки і на неї має бути поширена підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена абз. 5 п. 2 ст. 6 даного Закону, п. «В»  ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

При цьому, відповідно до п. З ст. 19 Закону про товарні знаки «Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки». Крім того, згідно п. 2 ст. 19 даного Закону «При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені». Окрім того, в силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 р. за № 64/6352 (надалі - «Положення про Державний реєстр») «У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо... визнання свідоцтва недійсним повністю або частково...Підставою для внесення відомостей до реєстру є ... рішення судових органів». Тому, при визнанні недійсним Свідоцтва України №173136 Відповідач 1 зобов’язаний внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 173136 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.