Відповідачі 2. 4
незаконно використовують в назвах своїх доменних імен, а також на сайтах
asos.ua. asos-asos.coin.ua у мережі Інтернет добре відому торговельну марку ASOS,
торговельну марку ASOS за свідоцтвом України № 144878,
що належать Позивачу, без отримання дозволу на це Позивача.
Як зазначалося вище, Позивачу належать добре
відома торговельна марка ASOS
та свідоцтво України № 144878 на знак для товарів і послуг. Права Позивача на
вказане свідоцтво згідно п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" діють від дати подання заявки, тобто, ще з 15
липня 2005 р.
Отже, використання даних торговельних марок
Відповідачами 2, 4 у назві доменів asos.ua,
asos-asos.com.ua та на даних сайтах в мережі Інтернет здійснено з
порушенням вимог ст. ст. 489, 490 , 495 ЦК України, та ст. 16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки права на
позначення ASOS належать
виключно Позивачу.
Відповідно до п.
1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на
торговельну марку є:
1) право на використання
торговельної марки;
2) виключне право дозволяти
використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати
неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке
використання;
4) інші майнові права
інтелектуальної власності, встановлені законом.
Виходячи з вищезазначеної статті та відповідно до п. 2 ст. 16 Закону про товарні знаки
Позивачу належить виключне право на використання торговельних марок ASOS
(добре відомої та за Свідоцтвом України № 144878 від 26 вересня 2011 р.) та
інші права, надані Законом про товарні знаки.
Згідно з абз. 3 п. 4 ст. 16 Закону про товарні
знаки, серед інших, використанням знака
визнається застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет.
Також в п.
5 ст. 16 Закону про товарні знаки встановлено, що свідоцтво надає його
власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди,
якщо інше не передбачено цим Законом:
- зареєстрований знак
стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак
стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи
надає послуги;
Відповідно до
абз. 3 п. 1 ст. 20 Закону про
товарні знаки, порушенням прав
власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах
знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.
Відповідно до ст. 426 ЦК, використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою
здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного
використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на
використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним
договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.
Позивач наголошує, що ним не надавалось будь-якого дозволу (згоди) Відповідачам
2, 4 на використання торговельних марок ASOS (добре відомої та за
Свідоцтвом України № 144878 від 26 вересня 2011 р.) у доменномих іменах asos.ua,
asos-asos.com.ua, а також на сайтах Відповідачів 2, 4 в мережі Інтернет asos.ua,
asos-asos.com.ua. Відповідно, таке використання було ними здійснено з грубим
порушенням приписів ст. 426 ЦК України.
Отже, використання знаку в доменному імені є чітко
визначено формою використання знаку для товарів і послуг, тому Відповідачі 2,
4, отримавши у власність доменні ім'я asos.ua,
asos-asos.com.ua, використали торговельні марки Позивача без його згоди на
порушення виключного права Позивача на ці позначення.
Таким чином, Відповідачі 2, 4 незаконно використовують в назві своїх
доменних імен, а також на сайтах asos.ua, asos-asos.com.ua в мережі Інтернет позначення
ASOS , що належить Позивачу за свідоцтвом України № 144878 на знак для товарів
і послуг, без отримання дозволу на це Позивача.
3. Існування в мережі Інтернет кількох доменів з використанням розрізняльного
елементу ASOS порушує права Позивача, так як він має власні раніше створені
сайти на доменах <asos.com>. <marketplace.asos.com>, <fashionfinger.asos.com>,
а також чисельні місцеві сайти зі словом ASOS країнах як Великобританія.
Австралія. США, Франція, Німеччина, Іспанія, Росія, Італія, Китай, тому при
пошуку в мережі Інтернет домену чи сайту Відповідача 2 asos.ua та домену
Відповідача 4 asos-asos.com.ua з’являються і сайти Позивача, що призводить до
сплутування їх один з одним.
Так, як вбачається зі сторінок Інтернет сайту, що
функціонує на території Сполучних Штатів Америки http://us.asos.com (при
роздруковуванні яких, використано послугу «переклад» на російську мову), .. .ASOS это магазин с более 850 лучших брендов,
в том числе собственным лейблом АSOS... Зокрема, на роздрукованій сторінці
2 вказаного сайту зазначається, що у Великобританії ASOS є найбільшим незалежним ритейлером (магазином роздрібної торгівлі)
онлайн моди та краси і пропонує 60 ООО (шістдесят тисяч) фірмових і власних
одиниць продукції по всій жіночій та чоловічій одежі, білизні, взуттю,
ювелірним прикрасам тощо. Про що належно посвідчені копії роздрукованих
сторінок з вказаного сайту надаються в Додатку №11.
Отже, Позивач є
всесвітньо відомим мультибрендовим магазином роздрібної торгівлі модним одягом
та аксесуарів онлайн. Починаючи з дати свого заснування у 2000 р. компанія Позивача
стала провідним ринковим місцем купівлі-продажу брендового одягу онлайн, межі
його діяльності постійно розширюються, а сам Позивач набуває все більшої
популярності. Позивач має світову клієнтську базу з мільйонами покупців модного
одягу по всьому світові. Завдяки цьому у
всьому світі Позивач набув високої ділової репутації та гудвілу щодо свого
бренду, а також товарів і послуг, які надаються під цим брендом.
Додатково до своєї міжнародної репутації, ASOS є заявником та власником величезної
кількості національних реєстрацій торговельних марок по всьому світові,
включаючи Україну, а також міжнародних реєстрацій торговельних марок та
Торговельних Марок Європейського Союзу.
Користуючись правами інтелектуальної власності на
торговельні марки, комерційне (фірмове) найменування ASOS також зареєстрував та володіє багатьма доменними іменами для того, щоб
підтримувати надання послуг у галузі онлайн торгівлі модним одягом, включаючи,
зокрема, такі доменні імена як <asos.com>, <marketplace.asos.com>,
<fashionfinger.asos.com>.
Зазначені доменні імена чітко відтворюють
комерційне (фірмове) найменування Позивача, чітке позначення товарів і послуг ASOS , добре відому торговельну марку ASOS, чисельні національні торгівельні
марки ASOS щодо словесного
позначення «ASOS»
Виходячи з викладеного та з того факту, що
належний Відповідачу 2 Домен asos.ua,
а Відповідачу 4 Домен asos-asos.com.ua
прямо вказує на комерційні веб-сайти. які можуть конкурувати з товарами і
послугами Позивача та його світовим брендом. Відповідачі 2, 4 мали бути
обізнаними з товарами і послугами ASOS та з тим, що саме Позивачу належать виключні права
на використання позначень ASOS саме
для товарів і послуг 03, 18, 25, 35 класів МКТП.
Як зазначалося вище, на ім'я Відповідачів 2, 4
зареєстровані доменні ім'я asos.ua,
asos-asos.com.ua, які є схожими з торговельними марками Позивача та з
вказаними доменними іменами Позивача до ступеня змішування.
Існування в мережі Інтернет сайтів asos.ua та asos-asos.com.ua з використанням розрізняльного елементу «ASOS» порушує права Позивача, так як
йому не лише належать права на добре відому торговельну марку ASOS , торговельну марку ASOS за свідоцтвом України № 144878, відоме
комерційне (фірмове) найменування ASOS,
але і тому, що він має низку власних сайтів з використанням торговельних марок
та комерційного (фірмового) найменування ASOS
, а тому при пошуку в мережі Інтернет персональних сайтів Позивача (за словом ASOS), там з'являється і сайти
Відповідачів 2, 4, які легко сплутати з сайтами Позивача.
Відповідно до ст.
1 Закону України ’’ Про телекомунікації” (далі — Закон про телекомунікації), домен UA, це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі
кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного
простору українського сегмента мережі Інтернет. Тобто, частка иа у доменному
імені asos.ua вказує лише на країну (Україна) і не має розрізняльної здатності.
Щодо домену asos-asos.com.ua,
то даний домен є доменом другого рівня - частина адресного простору мережі
Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі. Частка
соm у доменному імені asos-asos.com.ua
вказує лише на призначення домену «комерційний» і не має розрізняльної
здатності, а частка ua- на країну (Україна) і також не має
розрізняльної здатності.
Таким чином, розрізняльну здатність у обох спірних
Доменах asos.ua та asos - asos.com.ua мають лише одні елементи - саме слова «ASOS» і «ASOS - ASOS». Зазначена
частина доменних імен повністю співпадає (тобто, є тотожною) з відомим
комерційним (фірмовим) найменуванням Позивача та добре відомою торговельною
маркою Позивача.
Як було доведено вище, саме добре відома
торговельна марка ASOS та знак для
товарів і послуг ASOS за свідоцтвом
України № 144878 застосовані у доменних asos.ua
та asos - asos.com.ua, а саме: в їх розрізняльних частинах " ASOS " та «ASOS – ASOS »
відповідно. Позивач вважає, що застосування Відповідачами 2, 4 належних йому
об'єктів права інтелектуальної власності в доменних іменах asos.ua та asos-asos.com.ua
є порушенням прав Позивача. Тому відновити порушені права Позивача можна лише
шляхом переделегування (передачі права власності) на домени asos.ua та asos-asos.com.ua Позивачу, що відповідатиме змісту порушених прав
Позивача, характеру допущених порушень та наслідкам, викликаними цими
порушеннями.
Згідно ст. 16 ЦК України одним із способів захисту
цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право.
Стаття 16 ЦК України закріплює, що ,, кожна особа має право звернутися до суду за
захистом свого особистого немайнового або .майнового права та інтересу".
При чому, способами захисту цивільних прав та інтересів, зокрема можуть бути:
- припинення дії, яка
порушує право;
- відновлення становища, яке
існувало до порушення;
- примусове виконання
обов’язку в натурі;
- зміна правовідношення;
- припинення
правовідношення;
- суд може захистити
цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або
законом.
Позивач вважає, що порушення прав на належні йому
комерційне (фірмове) найменування та торговельні марки може бути припинене зі
сторони Відповідачів 2, 4 виключно шляхом здійснення Відповідачами 3, 5
переделегування (передачі права власності) на домени asos.ua та asos-asos.com.ua
до Позивача як власника комерційного (фірмового) найменування та торговельних
марок, оскільки якщо цього не зробити права Позивача не тільки не будуть
належним чином захищені, але і буде мати місце сплутування та введення в оману
споживачів і громадськості.
Згідно ч. 3 ст. 10- bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883
р., яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 р., «Підлягають забороні: 1. всі дії, здатні яким би то не було
способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової
або торговельної діяльності конкурента; 2. неправильні ствердження при
існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство,
продукти чи промислову або торговельну діяльність
конкурента; 3. вказівки чи
ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може
ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення,
властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів».
Позивач зазначає, що при формулюванні позовних
вимог щодо переделегування доменних імен asos.ua
та asos-asos.com.ua до Позивача
(власника прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування «ASOS», добре відому торговельну марку торговельну марку ASOS за
свідоцтвом України № 144878)
Позивач виходить із того, що
такий спосіб захисту прав Позивачів є правильним і адекватним порушенню цих
прав зі сторони Відповідачів 2, 3, 4, 5, має забезпечити дотримання прав
інтелектуальної власності Позивача, усунути змішування і можливість введення в
оману, а також є ефективним засобом захисту прав Позивача від подальших
зловживань правом зі сторони Відповідачів 2, 3, 4, 5, тобто, таким, що
відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам,
спричиненим цим порушенням, застосування якого узгоджується із постановою
Верховного Суду України від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20цс11
(реєстраційний номер 24704776) (Додаток № 14) щодо застосування способів
захисту прав, яке є обов’язковим для всіх судів України. Позивач звертає увагу
на те, що вказана постанова Верховного Суду України була прийнята саме за
наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового
застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм
матеріального права (а саме, положень
статті 16 ЦК України) у подібних правовідносинах. Так, у вказаній постанові
Верховного Суду України щодо застосування положень статті 16 ЦК України
відносно способів захисту прав зазначається наступне: «законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного
права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень ст. ст. 55, 124 Конституції
країни та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі
- Конвенція), відповідно до яких кожна
особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом...Оскільки
положення Конституції У країни та Конвенції мають вищу юридичну силу (ст. ст. 9
Конституції У країни), а обмеження матеріального права суперечать цим
положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають
судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК
України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає
змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим
порушенням. Обмежене тлумачення касаційним судом ст. 16 ЦК У країни суперечить
зазначеним положенням та призвело до
неправомірної відмови ОСОБЛ_1 в реалізації його права на судовий захист...».
Відповідно до приписів статті 360-7 ЦПК України «Обов'язковість
судових рішень Верховного Суду України» «Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про
перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами)
касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних
правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які
застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену
норму права, та для всіх судів України.
Суди зобов'язані привести свою судову
практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України».
Окрім того, судова практика у аналогічних справах
щодо доменних спорів викладена, зокрема, у рішенні Ленінського районного суду
м. Вінниці від 26 квітня 2010 р. у справі № 2-3374/10 (реєстраційний номер у
Єдиному державному реєстрі судових рішень України 9910421, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/
9910421 ), рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2012 р. у
справі № 2-1770/12, рішенні Апеляційного суду м. Києва від 21 березня 2013 р. у
справі № 22-ц/796/424/2013. рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 02 серпня 2013 р. у
справі № 2- 3425/13, 760/10150/13-ц (Додаток № 15) підтверджує правильність
застосування судами способу захисту прав щодо переделегування (передачі)
спірних доменів.
Позивач подає даний позов до суду до кількох
відповідачів з урахуванням приписів ч. 2 ст. 32 ЦПК
України, поєднуючи позовні вимоги і виходячи з того, що ці вимоги виникли з
однієї і тієї ж підстави - порушення прав інтелектуальної власності Позивача усіма
відповідачами, а також з однорідності прав та обов'язків, які є предметом спору
(права інтелектуальної власності Позивача). Позовні вимоги Позивача до
Відповідачів 1. 2. 3.
4. 5 також обгрунтовуються одними і тими ж самими доказами, перелік яких наведено
у додатках до позовної заяви. Підсудність усіх пов'язаних між собою вимог
визначена Позивачем за своїм вибором з урахуванням приписів ч. 1 ст. 113 ЦПК
України, виходячи з того, що двоє відповідачів по справі (Відповідач 1 та
Відповідач 4) знаходяться саме у Солом'янському районі м. Києва. З огляду на
це, справа підсудна Солом'янському районному суду м. Києва і Позивач
звертається до даного суду за захистом своїх прав.
Зважаючи на наведене, керуючись ст. ст. 4, 12, 15,
16, 426, 494, 495. 499 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. зі
змінами та доповненнями, ст. 159 Господарського кодексу України від 16 січня
2003 р. зі змінами і доповненнями, п. «В» ст. . 6-bis, 6-quinquies, ст. 10- bis Паризької конвенції про охорону промислової
власності, ст. 1, ст. 5. абз. 2 п. З ст. 6. абз. 5 п. 2 ст. 6, п. 5 ст. 16,
підпунктом “а” п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з подальшими
змінами і доповненнями, п. З Постанови Верховної Ради України "Про
введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та
послуг" від 23 грудня 1993 р., п. 4.3.1.9., ст. 1 Закону України «Про
телекомунікації», абз. З п. 4.3.2.4. п. п. 4.2.3.4.-4.3.2.6. Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з
наступними змінами та доповненнями, п. 2.З., 2.4. Положення про Державний
реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 р. за № 64/6352. а також ст. ст.
1. 2. 3. 4. 15, 27, 30, 32, 57, 58, 59, 60, 107, 109, 113, 118, 119, 120 ЦПК
України,
Комментариев нет:
Отправить комментарий